Technology Transfer

Il tech transfert o trasferimento tecnologico si compone di attività finalizzate a portare la conoscenza dalla ricerca al mercato.

Le conoscenze, tecnologie, metodi di produzione e prototipi creati da Università, governi e enti di ricerca pubblica e privata, vengono resi accessibili ad altri utenti che potranno così sfruttare le suddette tecnologie per sviluppare ulteriori progetti, servizi e applicazioni.

Il processo di trasferimento tecnologico include l’identificazione delle nuove tecnologie e la loro applicazione industriale, la protezione delle nuove tecnologie e attraverso il deposito di marchi, brevetti e copyright, la definizione e lo sviluppo di una strategia di marketing, il trasferimento delle tecnologie attraverso la cessione di diritti di sfruttamento dei trovati ad aziende esistenti o la creazione di nuove basate sugli stessi.

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Le modalità di azione del processo di trasferimento tecnologico possono essere distinte in due categorie: le forme “codificate” e le forme “tacite”.

Le prime comprendono gli strumenti legati alla tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, quindi alla brevettazione dei risultati della ricerca, al fine di incrementarne le potenzialità di sfruttamento e a contratti di licensing legati alla commercializzazione dei risultati di ricerca.

Tali attività sono indispensabili poiché i prodotti e le soluzioni tecnologiche messe a punto dalle strutture di ricerca scientifica si rivolgono solitamente a mercati di nicchia, caratterizzati da un’alta specializzazione e posizione preminente dei concorrenti, e nei quali è spesso critica la definizione del prezzo di mercato.

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Le forme tacite di trasferimento tecnologico, invece, riguardano le attività di marketing e di promozione dei risultati della ricerca, di informazione e divulgazione delle competenze scientifiche e dei relativi settori di applicazione industriale, al fine di attrarre con maggiore efficacia potenziali interessi del mondo produttivo e di garantire visibilità alla struttura.

Un impatto particolarmente significativo in termini di trasferimento tecnologico, è costituito dal supporto all’avvio dei cosiddetti spin off, ovvero realtà imprenditoriali caratterizzate dalla valorizzazione commerciale di risultati della ricerca scientifica e tecnologica.

Alle imprese spin off è riconosciuta una funzione fondamentale in tema di trasferimento tecnologico, in quanto consentono di inserire direttamente le realtà di ricerca nel tessuto produttivo e possiedono, con maggiore facilità rispetto alle imprese tradizionali, la capacità di assorbire le innovazioni messe a punto nei laboratori di ricerca.

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L’Unione Europea non è rimasta inerte di fronte a questi fenomeni di circolazione della conoscenza, anzi ha predisposto un regolamento ad hoc da applicarsi alle ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad un c.d. accordo di trasferimento.

Infatti nell’aprile del 2014 è stato approvato il nuovo regolamento TTBER n. 316/2014 (Technology Transfer Block Exemption Regulation) che ha sostituito il precedente n. 772/2014, riguardante la possibile applicazione, al ricorrere di determinati requisiti, dell’art. 101 par. 3 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) agli accordi sui trasferimenti di tecnologie.

Quest’ultimo articolo del TFUE prevede eventuali deroghe al principio secondo il quale non possono crearsi accordi e intese restrittive della concorrenza che trovano applicazione nelle ipotesi in cui tali accordi siano in grado di migliorare la distribuzione e la produzione dei prodotti, promuovano il progresso tecnico e lo sviluppo economico e i vantaggi derivanti dall’accordo ricadano sui consumatori; ovviamente tali limitazioni dovranno considerarsi indispensabili e non dovrà derivare una  eliminazione totale della libera concorrenza.

Il regolamento TTBER chiarisce che la sua applicabilità non esclude quella del Regolamento U.E. n. 330/2010 riguardante l’applicazione dell’art. 101 par. 3 TFUE agli Accordi Verticali e pratiche concordate, ove il contratto di trasferimento di diritti tecnologici contenga delle disposizioni concernenti le modalità con cui il licenziatario potrà distribuire i prodotti fabbricati utilizzando la tecnologia e i diritti di proprietà intellettuale licenziatigli.

Al contrario, il TTBER non deve applicarsi alle clausole in materia di licenza previste da accordi di ricerca e sviluppo o da accordi di specializzazione che ricadano nell’ambito di applicazione dei Regolamenti Ricerca e Sviluppo e Accordi di Specializzazione e ai contratti di licenza e riproduzione dei programmi software, o ai c.d. pacchetti tecnologici, ovvero contratti con i quali più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che vengono concessi in licenza a più imprese.

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Il regolamento TTBER si applica invece alle eventuali clausole contrattuali di un accordo di licenza che riguardino la fornitura al licenziante di materie prime, semilavorati e prodotti solo se e quando tali forniture siano direttamente connesse alla produzione o alla vendita dei prodotti fabbricati utilizzando i diritti tecnologici e alla licenza / trasferimento di marchi e diritti d’autore solo se e quando essi siano direttamente connessi con la produzione o alla vendita dei prodotti fabbricati utilizzando i diritti tecnologici licenziati.

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Dunque eventuali accordi di trasferimento di tecnologie tra due soggetti economici potranno non essere ritenuti lesivi della concorrenza, qualora, per mezzo degli stessi, si persegua un risultato da cui tragga vantaggio l’intera comunità economica.

 

(Immagine in evidenza © T for openphoto.net)

Brevetto Unitario Europeo

Il processo di armonizzazione comunitaria ha quale fine ultimo il raggiungimento di un vero e proprio mercato europeo unificato, privo da barriere tecniche giuridiche e burocratiche che impediscano la libera circolazioni di merci o impongano oneri a chi decide di far conoscere un proprio prodotto o tutelarlo da eventuali contraffazioni entro i limiti della U.E, ma al di fuori del territorio nazionale.

Esemplificando, ad oggi colui che ottenesse in Italia un brevetto a seguito di un’invenzione tecnica nuova atta ad avere un’applicazione industriale dovrebbe, per ottenere tutela anche nei confronti di stati europei esteri, formulare una domanda ad hoc per l’ottenimento del c.d. Brevetto Europeo.

L’iter per l’ottenimento del suddetto brevetto si compone di due momenti distinti: una prima fase unificata, nella quale si svolgono le attività di deposito dell’istanza, esame della stessa, concessione del brevetto e opposizione eventuale; successivamente alla concessione il Brevetto Europeo deve essere “validato” nei diversi Stati membri nei quali l’inventore ha interesse a richiederlo e mantenerlo.

Si dovrà perciò presentare ai diversi Uffici Brevettuali nazionali traduzione del brevetto e delle domande di rivendicazione incaricando allo uopo un soggetto che si occupi della procedura, senza dimenticare che, per il mantenimento in vita dell’esclusiva, il brevettante dovrà pagare in ciascun Stato una tassa annuale con evidente esborso di notevoli somme tali da divenire deterrenti alla registrazione del brevetto europeo.

A fine procedura si otterrà soltanto un fascio di brevetti, ognuno dei quali avrà validità nazionale, cosicché sarà il singolo stato membro ad occuparsi di eventuali casi di contraffazione o di revoca dello stesso con la conseguenza che spesso convivono sentenze e decisioni in merito allo stesso oggetto difformi tra loro, il che causa notevoli incertezze per gli operatori del mercato.

Da qui la necessità della creazione di un Brevetto Unitario Europeo che permetta con una sola domanda di ottenere il rilascio del brevetto in tutti gli Stati aderenti all’UPP (Unitary Patent Protection).

Le agevolazioni sono più che evidenti: in primis la possibilità del pagamento di un’unica tassa annuale di mantenimento dell’esclusiva all’EPO (European Patent Office, l’agenzia che si occupa del rilascio del Brevetto Europeo attualmente in uso) e di contestuali risparmi quantificati in € 43 milioni per l’EPO e in € 78 milioni per i NPO (National Patent Office).

Positiva anche la creazione di una Corte Transnazionale unitaria, con sede in Monaco, Parigi e Londra (è anche previsto che la richiesta sia formularsi alternativamente in lingua inglese, francese e tedesca), oltreché altre sedi locali, che dirimerà le controversie in materia di validità e contraffazione e il cui giudizio avrà effetto in ogni Paese aderente all’UPP.

Lo scorso settembre la Commissione ha accolto l’istanza formulato dall’Italia per entrare a far parte della cooperazione rafforzata sul Brevetto Unitario Europeo, dalla quale, ad oggi, sono esclusi Spagna e Croazia.

Contestualmente la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati aderenti a ratificare l’accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (specificamente è necessaria la ratifica da parte di Francia, Gran Bretagna e Germania più altri 10 Stati Firmatari), così da permettere l’entrata in vigore del pacchetto del brevetto unitario europeo entro la fine del 2016.

La Società Europea

La Società Europea è un tipo di società per azioni, caratterizzata dall’internazionalità dei suoi interessi a livello Europeo. Tale persona giuridica è disciplinata dal Regolamento CE 2157/01.

L’art. 1 di tale norma comunitaria prevede che:

  • Nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di società per azioni europea (Società europea, in seguito denominata “SE”), nell’osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.
  • La SE è una società il cui capitale è diviso in azioni, Ciascun azionista risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto.
  • La SE ha personalità giuridica.
  • Il coinvolgimento dei lavoratori in una SE è disciplinato dalle disposizioni contenute nella direttiva 2001/86/CE.


Per quanto concerne gli enti che operano nel panorama giuridico italiano, il regolamento prevede che possano costituire Società Europea, solamente le Società per Azioni, qualora effettuino una fusione con una società operante secondo il diritto di un diverso Stato membro o se abbiano “da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro

Diversamente, le società a responsabilità limitata possono promuovere la costituzione di una Società Europea Holding se hanno “da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro Stato membro”.

Il capitale sociale di una SE deve essere di almeno € 120.000, salvo più elevata prescrizione imposta dalla normativa di uno Stato in cui la stessa operi.

Prima della creazione di una Società Europea, gli amministratori e i rappresentanti dei lavoratori devono convenire sulle modalità di informazione e consultazione dei lavoratori, come previsto dalla Direttiva 2001/86/CE.

In sintesi, la normativa sulla Società Europea offre:

  1. un modo più semplice di gestire affari in caso di presenza in più di uno Stato Europeo;
  2. una maggior mobilità nel mercato unico Europeo;
  3. un modello per integrare lavoratori di più Stati nello svolgimento dell’attività sociale;

Sono previste due modalità di gestione della Società Europea:

  • un sistema dualistico, che prevede un organo di direzione ed un organo di vigilanza (l’assemblea generale nomina l’organo di vigilanza che, a sua volta, nomina (e revoca) l’organo di direzione);
  • un sistema monistico, che prevede un solo organo di amministrazione nominato dall’’assemblea generale e che ha la responsabilità della gestione della SE.

Clausole vessatorie nei contratti internazionali

Anche nei contratti tra imprese, la Legge Italiana prevede una forma di tutela contro le clausole vessatorie per il contraente che sottoscrive un modulo o formulario predisposto dall’altro contraente.

L’esempio tipico è quello dei moduli d’ordine predisposti dal fornitore, che richiamano le condizioni generali di contratto.

L’art. 1341 c.c. II comma prevede:
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.”

Conseguentemente, anche nei contratti tra imprese, le clausole vessatorie (tra cui anche quelle relative alla giurisdizione e alla Legge applicabile) debbono essere approvate specificamente, solitamente con la c.d. “doppia sottoscrizione“.

Questa tutela, tuttavia non pare applicabile ai contratti internazionali conclusi tra contraenti in diversi paesi.

Le norme che regolano i contratti internazionali (tra cui la Convenzione di Vienna del 1980 e il Reg. CE 593/08), prevedono che “un contratto concluso tra persone che si trovano in paesi differenti è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne regola la sostanza o della legge del paese in cui si trova una delle parti al momento della conclusione o della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento“.

Risulterebbe quindi sufficiente che la legge della parte estera preveda requisiti di forma meno rigidi rispetto a quella Italiana, per escludere l’applicabilità dell’art. 1341 II comma c.c. (doppia sottoscrizione) ad un contratto internazionale.