Regole processuali in materia di proprietà industriale

Il processo tramite il quale vengono regolati i conflitti in materia di proprietà industriale è un processo civile a rito ordinario avente ad oggetto principalmente la violazione dei diritti di privativa, come contraffazione e usurpazione, ovvero la contestazione di validità dei titoli dai quali tali diritti discendono.

Sebbene nel 2005 si decidesse di estendere al settore industriale, per motivi di celerità ed efficienza, il modello processuale societario, la Suprema Corte stabiliva, con sentenza n. 170 del 17 maggio 2007, la non applicabilità delle regole del rito societario al settore della proprietà industriale.

La suprema Corte ha così dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 134 del Codice della proprietà industriale nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale interferente, la cui cognizione è affidata alle sezioni specializzate istituite con il d. lgs. n. 168/2003, si applichino le norme dettate per il rito societario.

Il procedimento si apre, parallelamente a quanto previsto per il civile, con la proposta di domanda giudiziale comunicata alla controparte mediante citazione, contenente la determinazione dell’oggetto, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto con le relative conclusioni e i mezzi di prova di cui intende valersi.

Una volta accertata la violazione da parte del Giudice, questi può condannare la parte soccombente oltre al risarcimento del danno ad una serie di sanzioni civili.

Il risarcimento del danno dovrà essere liquidato secondo le disposizioni del Codice civile (Artt. 1223, 1226, 1227), nonché tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto,

Le sanzioni, invece, svolgono una funzione deterrente affinché la violazione non venga più riproposta e possono consistere in:

  • inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso di quanto costituisce oggetto di violazione con possibilità del pagamento di una somma prestabilita per ogni violazione successiva all’inibitoria o per ogni ritardo nell’adempimento;
  • distruzione di tutte le cose oggetto di violazione, se tale distruzione non sia di pregiudizio all’economia nazionale;
  • assegnazione in proprietà al titolare del diritto degli oggetti importati e venduti in violazione dei diritti di privativa, nonché dei mezzi necessari alla loro produzione, a fronte del pagamento di una cifra che, se non verrà decisa di comune accordo tra le parti, sarà stabilito dal Giudice dell’esecuzione;
  • pubblicazione della sentenza per estratto o per intero a spese del soccombente.

Ovviamente, come nel procedimento civile, colui che si ritiene leso nel proprio diritto di privativa ha la possibilità di ottenere una serie di provvedimenti di natura cautelare, quali il sequestro dei beni che costituiscano violazione di tale diritto, nonché dei mezzi abilitati alla produzione dei medesimi e l’inibitoria già descritta prima tra le sanzioni civili accessorie.

Oltre ed indipendentemente dai provvedimenti sopra descritti sono previste sanzioni penali e amministrative.

Technology Transfer

Il tech transfert o trasferimento tecnologico si compone di attività finalizzate a portare la conoscenza dalla ricerca al mercato.

Le conoscenze, tecnologie, metodi di produzione e prototipi creati da Università, governi e enti di ricerca pubblica e privata, vengono resi accessibili ad altri utenti che potranno così sfruttare le suddette tecnologie per sviluppare ulteriori progetti, servizi e applicazioni.

Il processo di trasferimento tecnologico include l’identificazione delle nuove tecnologie e la loro applicazione industriale, la protezione delle nuove tecnologie e attraverso il deposito di marchi, brevetti e copyright, la definizione e lo sviluppo di una strategia di marketing, il trasferimento delle tecnologie attraverso la cessione di diritti di sfruttamento dei trovati ad aziende esistenti o la creazione di nuove basate sugli stessi.

* * *

Le modalità di azione del processo di trasferimento tecnologico possono essere distinte in due categorie: le forme “codificate” e le forme “tacite”.

Le prime comprendono gli strumenti legati alla tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, quindi alla brevettazione dei risultati della ricerca, al fine di incrementarne le potenzialità di sfruttamento e a contratti di licensing legati alla commercializzazione dei risultati di ricerca.

Tali attività sono indispensabili poiché i prodotti e le soluzioni tecnologiche messe a punto dalle strutture di ricerca scientifica si rivolgono solitamente a mercati di nicchia, caratterizzati da un’alta specializzazione e posizione preminente dei concorrenti, e nei quali è spesso critica la definizione del prezzo di mercato.

* * *

Le forme tacite di trasferimento tecnologico, invece, riguardano le attività di marketing e di promozione dei risultati della ricerca, di informazione e divulgazione delle competenze scientifiche e dei relativi settori di applicazione industriale, al fine di attrarre con maggiore efficacia potenziali interessi del mondo produttivo e di garantire visibilità alla struttura.

Un impatto particolarmente significativo in termini di trasferimento tecnologico, è costituito dal supporto all’avvio dei cosiddetti spin off, ovvero realtà imprenditoriali caratterizzate dalla valorizzazione commerciale di risultati della ricerca scientifica e tecnologica.

Alle imprese spin off è riconosciuta una funzione fondamentale in tema di trasferimento tecnologico, in quanto consentono di inserire direttamente le realtà di ricerca nel tessuto produttivo e possiedono, con maggiore facilità rispetto alle imprese tradizionali, la capacità di assorbire le innovazioni messe a punto nei laboratori di ricerca.

* * *

L’Unione Europea non è rimasta inerte di fronte a questi fenomeni di circolazione della conoscenza, anzi ha predisposto un regolamento ad hoc da applicarsi alle ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad un c.d. accordo di trasferimento.

Infatti nell’aprile del 2014 è stato approvato il nuovo regolamento TTBER n. 316/2014 (Technology Transfer Block Exemption Regulation) che ha sostituito il precedente n. 772/2014, riguardante la possibile applicazione, al ricorrere di determinati requisiti, dell’art. 101 par. 3 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) agli accordi sui trasferimenti di tecnologie.

Quest’ultimo articolo del TFUE prevede eventuali deroghe al principio secondo il quale non possono crearsi accordi e intese restrittive della concorrenza che trovano applicazione nelle ipotesi in cui tali accordi siano in grado di migliorare la distribuzione e la produzione dei prodotti, promuovano il progresso tecnico e lo sviluppo economico e i vantaggi derivanti dall’accordo ricadano sui consumatori; ovviamente tali limitazioni dovranno considerarsi indispensabili e non dovrà derivare una  eliminazione totale della libera concorrenza.

Il regolamento TTBER chiarisce che la sua applicabilità non esclude quella del Regolamento U.E. n. 330/2010 riguardante l’applicazione dell’art. 101 par. 3 TFUE agli Accordi Verticali e pratiche concordate, ove il contratto di trasferimento di diritti tecnologici contenga delle disposizioni concernenti le modalità con cui il licenziatario potrà distribuire i prodotti fabbricati utilizzando la tecnologia e i diritti di proprietà intellettuale licenziatigli.

Al contrario, il TTBER non deve applicarsi alle clausole in materia di licenza previste da accordi di ricerca e sviluppo o da accordi di specializzazione che ricadano nell’ambito di applicazione dei Regolamenti Ricerca e Sviluppo e Accordi di Specializzazione e ai contratti di licenza e riproduzione dei programmi software, o ai c.d. pacchetti tecnologici, ovvero contratti con i quali più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che vengono concessi in licenza a più imprese.

* * *

Il regolamento TTBER si applica invece alle eventuali clausole contrattuali di un accordo di licenza che riguardino la fornitura al licenziante di materie prime, semilavorati e prodotti solo se e quando tali forniture siano direttamente connesse alla produzione o alla vendita dei prodotti fabbricati utilizzando i diritti tecnologici e alla licenza / trasferimento di marchi e diritti d’autore solo se e quando essi siano direttamente connessi con la produzione o alla vendita dei prodotti fabbricati utilizzando i diritti tecnologici licenziati.

* * *

Dunque eventuali accordi di trasferimento di tecnologie tra due soggetti economici potranno non essere ritenuti lesivi della concorrenza, qualora, per mezzo degli stessi, si persegua un risultato da cui tragga vantaggio l’intera comunità economica.

 

(Immagine in evidenza © T for openphoto.net)

Tutela del know-how

L’espressione know how, inizialmente riferibile alla capacità pratica e conoscenza teorica necessaria per l’utilizzo di macchinari, tecnologie e impianti, è oggi riferibile anche alle regole di organizzazione imprenditoriale, la specifica modalità di commercializzazione dei prodotti e la tecnica di vendita degli stessi relativi, ossia tutto ciò che riguarda la gestione ottimale di un processo aziendale specifico.

Il valore di tali conoscenze sta sia nella novità o originalità delle stesse, sia nel modo in cui le vengono coordinate e armonizzate al fine di trarne risultati aziendali altrimenti non ottenibili.

Da ciò discende la necessità di tutelare tali conoscenze, quale frutto di anni di esperienza durante i quali una certa realtà aziendale ha messo a punto un metodo per il raggiungimento di un vantaggio competitivo rilevante all’interno dell’economia odierna caratterizzata da una  forte concorrenza, produttività e capacità commerciale.

Non appare quindi strano che la giurisprudenza si sia espressa stabilendo come la tutela dei diritti di privativa industriale e della correttezza professionale prevalgano sugli interessi di un ex dipendente di un’azienda ad utilizzare in un altro contesto lavorativo quanto appreso durante una esperienza lavorativa (Trib. Venezia 16.07.2015).

Il know how è tutelabile sia all’interno di rapporti specifici (con dipendenti, soci, collaboratori) sia nei confronti di ogni altro terzo (erga omnes).

Nel primo caso, qualora un soggetto detentore di un certo know-how decida di concedere anche ad altri di potere utilizzare le proprie conoscenze, il trasferimento avviene di regola con la stipula di un contratto di licenza,ossia un contratto atipico, con il quale una parte fornisce all’altra l’utilizzo del know how, a fronte del pagamento di un corrispettivo detto royalty e dell’impegno di non divulgare ad altri le informazioni ricevute.

Più complessa è la tematica che riguarda la tutela del know-how erga omnes.

Al riguardo, si riporta l’art. 98 del c.p.i..

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

  • a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
  • b) abbiano valore economico in quanto segrete;
  • c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Quest’ultimo aspetto necessita di specificazioni: qualora il detentore non si preoccupi di tenere riservate le informazioni che detiene e che gli garantirebbero un vantaggio economico, non si comprende perché l’ordinamento dovrebbe sostituirsi a lui fornendo la tutela; d’altra parte è bene chiarire che per “adeguatezza” delle misure di sicurezza delle informazioni ci si deve ricollegare ai concetti di “normale diligenza e prevedibilità”, valutati secondo circostanze, natura e stato della informazione da proteggere: non esiste una misura idonea a priori, ma bisogne verificare il caso concreto.

Le misure di tutela predisposte e da predisporre oltre ad essere dinamiche e capaci di adeguarsi al cambiamento, devono essere definite, sia in relazione ai comportamenti e agli strumenti materiali attuati a difesa delle informazioni segrete, sia con riferimento alle concrete modalità con cui il know-how viene fatto oggetto di circolazione quale bene giuridico.

A tale proposito, la necessità di gestire in modo razionale ed efficiente la propria attività ha condotto le imprese a dotarsi di sistemi informatici e telematici che rappresentano il mezzo principe attraverso le quali le informazioni segrete vengono conservate, elaborate ed aggiornate, tanto che la natura stessa delle informazioni segrete può dirsi spesso inesorabilmente legata a detti mezzi tecnici.

Nel caso di utilizzo illecito del know-how, accertata la sussistenza dei requisiti previsti e la violazione della normativa di riferimento, si configurerà una violazione di un vero e proprio diritto, per cui il titolare delle informazioni segrete potrà valersi delle forme di tutela repressiva mediante il ricorso alla Autorità Giudiziaria competente, ivi comprese eventuali azioni inibitorie dell’uso delle informazioni illecitamente acquisite.

La Proprietà Industriale

Considerata la necessità di definire la regolamentazione attuativa del D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, delineando la disciplina di alcuni degli articoli in esso contenuti (artt. 147, 149, 151, 184, 195, 199, 212, 224) secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti amministrativa è stato varato, dal Ministero dello Sviluppo economico, il Decreto n. 33 del 13 gennaio 2010, meglio conosciuto come Regolamento di attuazione del codice di proprietà industriale.

Questo costituisce uno step fondamentale per facilitare le procedure previste per l’ottenimento e la gestione dei titoli di proprietà industriale e ha il merito di aver reso più agevole l’accesso agli strumenti per adempiere alle pratiche amministrative per la tutela dei diritti di privativa e disciplinato dettagliatamente la disciplina concernente il procedimento di opposizione agli stessi.

Specificamente si prevede all’art. 2 del decreto la possibilità di introdurre le istanze di registrazione di marchio e brevetti, nonché gli atti di opposizione agli stessi telematicamente e non più solo tramite la presentazione di richiesta cartacee, comunque ancora prescritta all’art. 1 del regolamento;

La procedura oppositiva alla registrazione o concessione di un marchio o brevetto in conflitto con altri o illegittimamente registrato o concesso, ai sensi dell’art. 56 predetto Decreto, non potrà durare più di due anni decorrenti a far data dal deposito della domanda di opposizione stessa: dunque termini certi che vadano a sostituire quelli troppo lati tipici del procedimento giurisdizionale ordinario, nelle cui maglie fino ad allora veniva ricondotto il suddetto procedimento di opposizione.

Altra novità relativamente ai soli marchi è la possibilità di limitare la domanda di registrazione ad un solo marchio nonostante si sia titolari di più segni distintivi, o diversamente la possibilità di suddividere un’unica domanda di marchio in più domande parziarie, indicando conseguentemente quali saranno le classi merceologiche per le quali si sono formulate le relative domande parziali.

Importante anche la previsione che introduce l’obbligo, nel caso in cui si intenda procedere alla registrazione come marchio di un ritratto altrui o un nome altrui notorio, di ottenere dal titolare degli stessi il consenso all’utilizzo e alla registrazione e ciò al fine di meglio tutelare i diritti personalissimi dell’individuo (ad es. il diritto al nome, art. 6 c.c.).

Per quanto concerne la disciplina del marchio internazionale designanti l’Italia è previsto che l’UIBM invii all’Organizzazione mondiale della Proprietà industriale una notifica di rifiuto provvisorio alla registrazione internazionale, specificandone i motivi: a far data da quel momento decorre il termine per la presentazione di eventuali deduzioni da parte dell’istante.

In chiusura la procedura porterà alternativamente a uno dei due esiti: l’UIBM notificherà al richiedente il ritiro del rifiuto provvisorio alla registrazione se ritiene che ricorrono le condizioni per la protezione del marchio in Italia, oppure notificherà il rifiuto definitivo, se ritiene che il marchio non sia registrabile in Italia e il provvedimento di conferma del rifiuto, comunicato al titolare della registrazione internazionale, sia divenuto inoppugnabile per decorrenza dei termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento.

Se il rifiuto poi riguarda solo dei singoli prodotti o servizi, il provvedimento dovrà specificare per quali servizi o prodotti non si potrà procedere alla registrazione.

Per quanto concerne i brevetti invece, la novità più rilevante è disciplinata all’art. 21 comma 3 e riguarda i requisiti che deve contenere la domanda di brevetto per essere acquisita;  in particolare l’indicazione del campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento, lo stato della tecnica preesistente che sia utile alla comprensione dell’invenzione e all’effettuazione della ricerca per far sì che ognuno comprenda il problema tecnico e la relativa soluzione introdotta, la descrizione di eventuali disegni, la descrizione di almeno un modo di attuazione dell’invenzione stessa e di come questa possa essere utilizzata in ambito industriale.

Tuttavia soltanto sei mesi dopo la pubblicazione del Regolamento di attuazione, precisamente il 13 agosto 2010, è stato varato il D. Lg. n. 131 modificativo del Codice di Proprietà Industriale che, successivamente alla sua entrata in vigore il 02 settembre 2010, rendeva il suddetto Regolamento ormai obsoleto e che nuovamente modificava o integrava parti del Codice stesso già riviste dal Regolamento.

Ad oggi il Codice di Proprietà Industriale è stato recentemente aggiornato e coordinato con le modifiche apportate dalla Lg. 29 luglio 2015 n. 115 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea e la successiva Lg. 94 del 1° dicembre 2015 relativa alle disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e commerciale.

Brevetto Unitario Europeo

Il processo di armonizzazione comunitaria ha quale fine ultimo il raggiungimento di un vero e proprio mercato europeo unificato, privo da barriere tecniche giuridiche e burocratiche che impediscano la libera circolazioni di merci o impongano oneri a chi decide di far conoscere un proprio prodotto o tutelarlo da eventuali contraffazioni entro i limiti della U.E, ma al di fuori del territorio nazionale.

Esemplificando, ad oggi colui che ottenesse in Italia un brevetto a seguito di un’invenzione tecnica nuova atta ad avere un’applicazione industriale dovrebbe, per ottenere tutela anche nei confronti di stati europei esteri, formulare una domanda ad hoc per l’ottenimento del c.d. Brevetto Europeo.

L’iter per l’ottenimento del suddetto brevetto si compone di due momenti distinti: una prima fase unificata, nella quale si svolgono le attività di deposito dell’istanza, esame della stessa, concessione del brevetto e opposizione eventuale; successivamente alla concessione il Brevetto Europeo deve essere “validato” nei diversi Stati membri nei quali l’inventore ha interesse a richiederlo e mantenerlo.

Si dovrà perciò presentare ai diversi Uffici Brevettuali nazionali traduzione del brevetto e delle domande di rivendicazione incaricando allo uopo un soggetto che si occupi della procedura, senza dimenticare che, per il mantenimento in vita dell’esclusiva, il brevettante dovrà pagare in ciascun Stato una tassa annuale con evidente esborso di notevoli somme tali da divenire deterrenti alla registrazione del brevetto europeo.

A fine procedura si otterrà soltanto un fascio di brevetti, ognuno dei quali avrà validità nazionale, cosicché sarà il singolo stato membro ad occuparsi di eventuali casi di contraffazione o di revoca dello stesso con la conseguenza che spesso convivono sentenze e decisioni in merito allo stesso oggetto difformi tra loro, il che causa notevoli incertezze per gli operatori del mercato.

Da qui la necessità della creazione di un Brevetto Unitario Europeo che permetta con una sola domanda di ottenere il rilascio del brevetto in tutti gli Stati aderenti all’UPP (Unitary Patent Protection).

Le agevolazioni sono più che evidenti: in primis la possibilità del pagamento di un’unica tassa annuale di mantenimento dell’esclusiva all’EPO (European Patent Office, l’agenzia che si occupa del rilascio del Brevetto Europeo attualmente in uso) e di contestuali risparmi quantificati in € 43 milioni per l’EPO e in € 78 milioni per i NPO (National Patent Office).

Positiva anche la creazione di una Corte Transnazionale unitaria, con sede in Monaco, Parigi e Londra (è anche previsto che la richiesta sia formularsi alternativamente in lingua inglese, francese e tedesca), oltreché altre sedi locali, che dirimerà le controversie in materia di validità e contraffazione e il cui giudizio avrà effetto in ogni Paese aderente all’UPP.

Lo scorso settembre la Commissione ha accolto l’istanza formulato dall’Italia per entrare a far parte della cooperazione rafforzata sul Brevetto Unitario Europeo, dalla quale, ad oggi, sono esclusi Spagna e Croazia.

Contestualmente la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati aderenti a ratificare l’accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (specificamente è necessaria la ratifica da parte di Francia, Gran Bretagna e Germania più altri 10 Stati Firmatari), così da permettere l’entrata in vigore del pacchetto del brevetto unitario europeo entro la fine del 2016.