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Disciplina del marchio e del design: il c.d. cumulo delle tutele

DiMatteo Bertocchi

Disciplina del marchio e del design: il c.d. cumulo delle tutele

Il marchio conferisce un diritto di esclusiva potenzialmente perpetuo su di un determinato segno, a condizione che quel diritto sia merceologicamente limitato, cioè il registrante individui una classe merceologica di prodotti o servizi in relazione ai quali è richiesta la registrazione del segno e che quel segno venga concretamente utilizzato.

Diversamente per il modello/disegno di design non è richiesta alcuna limitazione di sfera merceologica all’interno della quale l’esclusiva possa operare, tutt’al più è necessaria l’indicazione dell’appartenenza del modello ad una determinata classe di Locarno, né tanto meno è indispensabile alcuna attività positiva del depositante per mantenere in vita il titolo, titolo temporaneamente limitato ad un periodo non superiore ai venticinque anni.

Nonostante tali differenze, le due discipline entrano inevitabilmente in contatto.

L’art. 31 comma II c.p.i., definisce prodotto “qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore“.

È innegabile dunque che un qualsiasi marchio figurativo potrebbe essere ricompreso nella definizione di modello ed essere registrato come tale al ricorrere dei requisiti tipici dell’istituto, mentre più difficile è valutare se un segno utilizzato quale modello possa essere idoneo alla registrazione e alla tutela anche come marchio, ovvero se possa configurarsi il c.d. cumulo delle tutele.

Indispensabile affinché una forma sia passibile di registrazione anche come marchio, è che la stessa goda di capacità distintiva: seppure la funzione distintiva non sia quella naturalmente connessa all’istituto del design, nulla esclude che una forma ornamentale possa essere altresì distintiva.

Per la registrazione di disegni e modelli è richiesto, dall’art. 33 c.p.i., che essi possiedano un “carattere individuale” che altro non è se non un carattere distintivo intrinseco al modello facilmente rilevabile, non più come per i marchi dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, bensì dall’utilizzatore informato, ovvero da un soggetto che seppur non possa definirsi esperto è più attento ai dettagli rispetto alla generalità degli individui.

Costui saprà cogliere differenze tra le forme che al consumatore medio sfuggono e attribuirà carattere individuale anche a disegni e modelli che non raggiungerebbero l’usuale capacità distintiva permettendo così la registrazione per modello o disegno.

Ne discende che se anche il consumatore medio è in grado di cogliere differenze tra due forme (l’una già conosciuta, l’altra in attesa di registrazione), la capacità distintiva del segno/modello sarà tale da consentirne la registrazione anche come marchio d’impresa.

Di fronte tale ipotesi di cumulo di tutele, scaduti i 25 anni, gli oggetti di design potranno continuare ad essere oggetto di privativa, grazie alla esistenza della registrazione degli stessi come marchio.

Al contrario se il pubblico percepisce l’oggetto di design solo quale mera decorazione, questo potrà essere registrato solo come modello /disegno: allo scadere dei 25 anni, salvo l’avere nel frattempo ottenuto forte capacità distintiva necessaria alla registrazione come marchio, non vi sarà più alcuna limitazione nell’utilizzo dello stesso.

Info sull'autore

Matteo Bertocchi administrator

Avvocato in Bergamo dal 2009, fondatore dello Studio Legale Bertocchi. Offro consulenza e assitenza legale nel diritto civile, in particolare nell'ambito dei contenziosi commerciali e immobiliari, nonché nel diritto tributario.

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