Utilizzare un brevetto

DiMatteo Bertocchi

Utilizzare un brevetto

“Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.” (Art. 2585 c.c.)

Il brevetto è uno strumento di tutela delle invenzioni. Allo stesso tempo, però, è anche suscettibile di costituire utilità economica, attraverso lo sfruttamento dello stesso.
In alternativa rispetto alla commercializzazione diretta dell’invenzione brevettata, è infatti possibile:

  1. vendere il brevetto;
  2. cederne l’usufrutto;
  3. concederlo in licenza;
  4. stipulare contratti con altre imprese che sono titolari di beni complementari rispetto all’oggetto del brevetto;
  5. concedere in pegno il brevetto.

Vendere il brevetto

L’alienazione a terzi comporta il trasferimento permanente della titolarità del brevetto a un’altra persona. Solitamente si verifica con un contratto traslativo (vendita, permuta, conferimento in società); l’utilità economica deriva unicamente dalla controprestazione contrattuale (prezzo), senza successivi ulteriori ricavi.

Cessione dell’usufrutto del brevetto

Il brevetto può anche essere concesso in usufrutto, per un tempo determinato (o comunque per la vita dell’usufruttuario) secondo le norme di diritto privato.
Il titolare del brevetto può, infatti, trarne ogni utilità, alla stregua di un qualsiasi bene mobile o immobile.
Solitamente l’usufrutto è concesso a fronte di un corrispettivo unico o rateale. Al termine della durata dell’usufrutto (e comunque alla morte dell’usufruttuario) il nudo proprietario riacquista la piena proprietà del brevetto.

Contratto di licenza del brevetto

Il brevetto può essere concesso in licenza ad un soggetto che ne diviene il licenziatario. La licenza consente l’utilizzo dell’invenzione brevettata, per scopi concordati tra le parti.
Solitamente, in questi casi, il corrispettivo della concessione in licenza è pattuito sotto forma di retribuzioni periodiche (royalties), a fronte dell’autorizzazione all’utilizzo.

Vi sono tre tipi principali di accordi di licenza:

  1. licenza esclusiva: un solo licenziatario ha il diritto di utilizzare l’invenzione brevettata, la quale non può essere usata neppure dal proprietario del brevetto;
  2. licenza unica: un solo licenziatario ha il diritto di utilizzare l’invenzione brevettata, la quale tuttavia può essere usata anche dal proprietario del brevetto;
  3. licenza non esclusiva: diversi licenziatari (solitamente in zone diverse) hanno il diritto di utilizzare l’invenzione brevettata, la quale tuttavia può essere usata anche dal proprietario del brevetto.

La scelta se concedere una licenza esclusiva o non esclusiva dipende dal tipo di prodotto brevettato e dalla strategia commerciale dell’azienda.

La controprestazione della licenza del brevetto è solitamente effettuata tramite pagamenti forfettari o attraverso la riscossione periodica delle royalties, che si possono basare sul volume di produzione del prodotto in concessione (royalty per unità di produzione) oppure sulle vendite nette (royalty sulle vendite nette).

Contratti di licenza reciproca di brevetti
Per lo sfruttamento di un brevetto, è altresì possibile creare un sistema di licenze incrociate, con il quale le parti si scambiano reciprocamente licenze sui propri brevetti. In questo modo, l’utilità economica è data dalla possibilità di utilizzare l’invenzione altrui per l’esercizio della propria attività commerciale.

Concedere in pegno il brevetto
La possibilità di costituire un diritto di pegno (diritto reale di garanzia) sul brevetto è utilizzata raramente. Tuttavia è una possibilità utile per le imprese che necessitino di risorse finanziarie per sviluppare progetti o, addirittura, per sfruttare commercialmente in proprio l’invenzione realizzata. Il pegno deve essere trascritto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

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Info sull'autore

Matteo Bertocchi administrator

Avvocato in Bergamo dal 2009, fondatore dello Studio Legale Bertocchi. Offro consulenza e assitenza legale nel diritto civile, in particolare nell'ambito dei contenziosi commerciali e immobiliari, nonché nel diritto tributario.

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